В настоящей статье освещены актуальные практические проблемы, связанные с заключением договоров о предоставлении права использования программного обеспечения в свете правоприменительной практики российских судов.
Ключевые слова: программное обеспечение; лицензионный договор; IT
Key words: software; license agreement; IT.
Лицензирование программного обеспечения в России: юридические тонкости и практические советы.
Ни для кого не секрет, что стремительное развитие IT-индустрии в настоящее время порождает массу практических проблем в правовом регулировании отношений участников рынка. Не являются и исключением юридические вопросы, связанные с лицензированием программного обеспечения (ПО), даже несмотря на то, что сегмент ПО является наиболее устоявшимся в экономической среде по сравнению, например, с такими сегментами IT-рынка, как блокчейн или пиринговые технологии.
Стоит отметить, что в России впервые попытки урегулировать отношения по использованию программ для ЭВМ были предприняты еще в 1992 году в Законе N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных". В дальнейшем данный Закон лег в основу регулирования программ частью 4 Гражданского Кодекса РФ, вступившей в силу в 2008 году и действующей по настоящее время. Отсутствие развития законодательства в данном вопросе становится причиной правовых пробелов, которые на сегодняшний день эффективно восполняются только судебной практикой.
В связи с этим в данной статье мы хотели бы осветить самые важные и в то же время сложные проблемы при заключении и исполнении лицензионных договоров на использование ПО, а также поделиться практическим опытом их разрешения с учетом особенностей актуальной правоприменительной практики.
Структура лицензионного договора: правовые особенности простого и смешанного лицензионного договора
Какие риски могут возникнуть при объединении условий нескольких видов договоров при передаче и использовании ПО?
Прежде чем перейти к основным вопросам, связанным с определением предмета договора, оформлением передачи права и выплатой вознаграждения за осуществленную передачу, следует остановиться на специфике структуры рассматриваемого вида договора, которая непосредственно связана с особенностью объекта отношений – программного продукта. Так, в большинстве случаев одна лишь передача прав по лицензионному договору по смыслу пункта 1 статьи 1235 Гражданского Кодекса РФ является недостаточной для полного функционирования программного продукта и удовлетворения требований пользователя (лицензиата), в результате чего стороны часто предусматривают дополнительные услуги по его последующему комплексному сопровождению, включая установку, обновление, исправление технических ошибок и т.д., что регулируется иным видом договора – договором выполнения работ или оказания услуг. Добавление указанных услуг, в конечном итоге, фактически трансформирует лицензионный договор в смешанный договор. На практике также часто встречается комбинация договора подряда по разработке ПО и последующего предоставления права на его использование на основании лицензионного договора.
С точки зрения законодательства рисков и проблем с заключением таких договоров нет – российский закон предусматривает возможность объединения условий нескольких видов договоров в один. Более того российские суды также признают действительными данные договоры, разграничивают положения различных договоров и применяют соответствующее регулирование к ним [1].
Однако в данном свете стоит обратить внимание на позицию антимонопольных органов. Несмотря на то, что в силу пункта 4 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" договоры о распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, находятся за пределами регулирования антимонопольного законодательства, уполномоченный орган может применить в отношении положений, не относящихся к распоряжению исключительными правами, меры ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства. Таким образом, при заключении смешанного лицензионного договора стоит обращать внимание на соответствие отдельных положений, регулирующих сопутствующие услуги по функционированию ПО, вышеуказанному закону.
Предмет лицензионного договора: практические сложности защиты лицензиата от «критических» функциональных недостатков ПО, лицензируемого по российскому праву
На что в действительности направлен лицензионный договор, подчиненный российскому законодательству?
Представляется, что на практике лицензионный договор в отношении ПО заключается контрагентами по всему миру с одной целью – надлежащее оформление факта приобретения ПО лицензиатом (пользователем). Основным объектом лицензионного договора в таком случае, фактически, является именно ПО.
Однако в Российской Федерации с законодательной точки зрения лицензионный договор, в действительности, направлен вовсе не на приобретение лицензиатом самого ПО, как объекта. Так, в соответствии с выше упомянутой статьей 1235 ГК РФ по лицензионному договору обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет пользователю (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах. Право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Как усматривается из данного определения, предусмотренная российским гражданским законодательством конструкция лицензионного договора, в действительности, направлена лишь на приобретение пользователем определенного права использования такого ПО.
К каким последствиям такая конструкция приводит на практике в случае подчинения лицензионного договора на использование ПО российскому законодательству?
Следует отметить, что, по определению, потенциальный лицензиат, приобретая право на использование ПО, прежде всего, руководствуется его ожидаемой функциональностью, надежностью, удобством, эффективностью, сопровождением, портативностью и прочими характеристиками, которые в своей совокупности позволят впоследствии получить ожидаемый результат. Иными словами, в момент принятия потенциальным лицензиатом решения о приобретении ПО ему важна способность такого ПО удовлетворить его потребности для достижения определенного функционального результата, а также соответствие покупаемого ПО определенным качественным характеристикам. Указанные обстоятельства существенно влияют не только на само желание приобрести такое право, но и на его стоимость. С этой целью большинство лицензиатов прибегают к предварительному тестированию ПО, то есть проверке соответствия между его реальным и ожидаемым поведением, например, в рамках использования «демо-версий».
Но предположим, что ПО поставлялось без предоставления «демо-версии» или же в формате «как есть» с условием об отсутствии каких-либо гарантий его должного функционирования со стороны лицензиара, или тестирование ПО, в силу тех или иных причин, не было своевременно выполнено лицензиатом и было осуществлено уже после заключения им соответствующего лицензионного договора.
При этом во время начала использования данного ПО лицензиатом по договору был выявлен ряд «критических» функциональных недостатков, приводящих к неспособности ПО удовлетворить требования лицензиата. Следует также учитывать, что теоретически, даже при своевременном осуществлении лицензиатом тестирования ПО такие недостатки могли быть и вовсе выявлены им только в ходе последующего «обычного» использования ПО. Очевидно, что в силу выявленных «критических» функциональных недостатков ожидания лицензиата от использования ПО, не оправдаются.
В подобных ситуациях лицензиаты, чьи договоры подчинены российскому законодательству, нередко обращаются за соответствующей защитой посредством предъявления к лицензиарам исков о расторжении соответствующих лицензионных договоров и (или) о взыскании ранее уплаченного лицензионного вознаграждения в силу «некачественности» ПО, право на использование которого было приобретено. Однако позиция российских арбитражных судов по данному вопросу является противоречивой, что, на наш взгляд, вызвано именно комментируемой конструкцией лицензионного договора согласно российскому закону.
Так, ранее некоторые российские арбитражные суды занимали позицию о том, что поскольку существом предмета лицензионного договора является именно право использования ПО, которое не является вещью, оно, таким образом, по определению не может быть некачественным и обладать либо не обладать какими-либо функциональными возможностями[2]. Получалось, что в таком случае передаваемое по подчиненному российскому законодательству лицензионному договору право использования ПО является «беспорочным» по определению. Такая позиция, хоть формально и корреспондирует основополагающим принципам российского авторского права, в соответствии с которым ПО, как и любой иной объект авторского права охраняется (а следовательно может лицензироваться) вне зависимости от присущего ему достоинства (пункт 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), очевидно, не отвечает балансу интересов сторон лицензионного соглашения, существенно ущемляя лицензиата.
Иные российские арбитражные суды, при этом, применяли к лицензионным договорам положения российского гражданского законодательства об оказании услуг и подряде, что позволяло взыскивать с лицензиаров денежные средства, уплаченные за предоставление права на использование ПО, функциональные недостатки которого являлись «критическими» и не позволяли лицензиату достигнуть желаемой цели, в пользу последнего в качестве понесенных лицензиатом убытков в условиях доказанности им такой «критичности»[3].
В настоящее же время российские арбитражные суды, в том числе, специализированный Суд по интеллектуальным правам, в случае несоответствия ПО характеристикам и функциональным возможностям, позволяющим получать результат, в котором лицензиат был заинтересован при заключении договора, продолжают взыскивать осуществленные последним лицензионные платежи в качестве убытков. В обоснование судами приводится невозможность признания обязательства лицензиара по передаче неисключительного права на использование ПО в качестве надлежаще исполненного. При этом возможность определения такого функционального несоответствия ПО и последующего осуществления взыскания с лицензиара ставится в зависимость от определения в лицензионном договоре функциональных характеристик ПО, которым оно в результате не соответствует[4]. В случае, если такие характеристики отсутствуют в тексте лицензионного соглашения, соответствующие требования лицензиата к лицензиату подлежат отклонению[5]. Примечательно, что сам лицензионный договор в таком случае признается судами в качестве неподлежащего расторжению, если соответствующая возможность прямо не предусмотрена в нем сторонами[6].
Так как же поступить лицензиату в целях обеспечения максимальной защиты своих прав от подобных ситуаций в случае подчинения лицензионного договора на использование ПО российскому законодательству?
Представляется, что с учетом существующей правоприменительной практики, заключая подчиненные российскому законодательству лицензионные договоры, лицензиату рекомендуется наиболее точно определить перечень всех функциональных и (или) качественных характеристики ПО, с учетом которых им осуществляется приобретение права его использования. В случае выявления «критических» недостатков ПО, включение в договор такого перечня впоследствии позволит лицензиату должным образом обосновать «критичность» этих недостатков, а также их несовместимость с целями, достижение которых стояло перед лицензиатом в момент заключения соответствующего лицензионного договора.
Более того, в комментируемых лицензионных договорах рекомендуется дополнительно предусмотреть условия об ответственности лицензиара за «критические» недостатки ПО, его обязанность по их оперативному устранению, а также возможность лицензиата расторгнуть лицензионный договор в одностороннем порядке, в случае их не устранения лицензиаром в разумный срок, и выплате неустойки.
Из правоприменительной практики также усматривается возможность лицензиата по заключению с лицензиаром дополнительных (самостоятельных) договоров, например, на разработку, наладку и техническую поддержку ПО, право на использование которого приобретается по основному лицензионному договору. Заключение указанных договоров предоставит лицензиару дополнительные способы защиты, в случае ненадлежащего исполнения лицензиаром соответствующих обязанностей[7]. Такие положения могут быть включены непосредственно и в сам лицензионный договор[8].
Передача объекта прав по лицензионному договору: опасные последствия при несогласовании или несоблюдении условий по фактической передаче ПО
В настоящее время арбитражные суды применяют крайне формальный подход при решении вопроса об исполнении договора в отсутствие подтверждения фактической передачи самого ПО.
Так, в одном из рассматриваемых дел арбитражный суд отказал в признании надлежащего исполнения лицензионного договора правообладателем ввиду указания в подписанном акте приема-передачи только на предоставление права использования программного продукта в отсутствие передачи самого программного продукта, как это было предусмотрено условиями договора. В результате суд пришел к выводу, программный продукт не был передан в объеме и форме пригодном к фактическому использованию, не был установлен, настроен и введен в эксплуатацию, в связи с чем не использовался лицензиатом[9].
В другом широко известном деле лицензионным договором между сторонами было предусмотрено, что право использования ПО считается предоставленным с момента передачи истцу материального носителя, содержащего программы для ЭВМ, о чем стороны составили соответствующий акт. Однако передача материальных носителей с экземплярами программного обеспечения контрагентами не производилась - в частности, акты приема-передачи содержали ссылку на то, что спорное ПО было передано на одном диске типа CD-R. Между тем это было технически невозможно в связи со значительным превышением объема подлежащего передаче ПО над объемом вместимости CD-R диска, как в заархивированном, так и в незаархивированном состоянии[10].
Так, что же делать и как избежать негативных последствий признания судом неисполнения договора в отсутствие факта подтверждения фактической передачи ПО?
С учетом актуальной правоприменительной практики сторонам рекомендуется обратить внимание на следующие важные аспекты.
В первую очередь, в договоре необходимо предусмотреть условия передачи ПО посредством подписания соответствующего акта приема-передачи;
Во-вторых, формулировки в акте приема-передачи необходимо указывать так, чтобы они совпадали с формулировками договора и никоим образом не расширяли и не сужали предмет договора.
В-третьих, передача ПО должна быть реальной, и при фактической передаче должны быть соблюдены все необходимые технические особенности передаваемого продукта.
Вознаграждение по лицензионному договору: последствия ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения за ПО, лицензируемого на возмездной основе по российскому праву, и практические особенности защиты лицензиара.
Как указывалось ранее, решение о приобретении права на использование ПО на практике преимущественно принимается лицензиатом, исходя из его качественных характеристик и способности удовлетворить потребности, а также функциональных требований лицензиата. При этом в бизнес-среде важное значение имеет также способность ПО приносить лицензиату те или иные экономические выгоды, связанные, например, с оптимизацией и автоматизацией различных рабочих процессов на предприятии.
Очевидно, что вышеуказанные качества и способности ПО, право на использование которого приобретается лицензиатом, существенно влияют на стоимость приобретаемого права. Это обусловлено желанием лицензиара, вложившего значительные средства, например, в разработку ПО, способного отвечать самым высоким запросам потенциальных пользователей, не только компенсировать такие затраты, но и получить соответствующие доходы от «продажи» прав.
В свою очередь российское законодательство в пункте 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет обязанность лицензиата по лицензионному договору уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если не предусмотрено иное. При этом выплата вознаграждения по возмездному лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода или выручки либо в иной форме.
При этом нарушение сторонами своих договорных обязательств довольно часто имеет место на практике. И лицензионный договор, очевидно, не является исключением из указанного правила, а, следовательно, предусмотренные таким договором обязательства, в том числе, по уплате лицензиатом вознаграждения, на практике также нередко нарушаются. В таком случае правообладатель ПО не способен компенсировать даже свои собственные затраты, не говоря уже о получении им каких-либо доходов от «продажи» прав.
Какие способы защиты российское законодательство предоставляет лицензиару в таком случае?
На первый взгляд, комментируемое неисполнение лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения за ПО, лицензируемого на возмездной основе, делает его использование неправомерным. В таком случае исключительное право лицензиара на ПО нарушается, а, следовательно, последний получает право на взыскание с нарушителя убытков или имущественной компенсации, например, в двукратном размере стоимости использования ПО. Однако с точки зрения российского законодательства неисполнение лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения, в действительности, вовсе не образует нарушения принадлежащего лицензиару исключительного права на ПО.
Так, российские арбитражные суды отмечают, что неуплата вознаграждения является лишь основанием для взыскания с лицензиата соответствующей задолженности, а также для возможного применения к нему иных мер договорной ответственности, например, взыскания неустойки, однако неоплата, по общему правилу, не прекращает самого права на использование ПО, вознаграждение за которое не было уплачено. Следовательно, использование ПО является правомерным даже при условии ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения[11]. Комментируемые убытки или компенсация, таким образом, не могут быть взысканы с просрочившего лицензиата.
Поскольку, как указывалось, комментируемая неоплата является основанием для применения мер договорной ответственности, настоятельно рекомендуется как лицензиатам, так и лицензиарам, должным образом подходить к определению финансовых условий заключаемых ими лицензионных договоров.
В завершение стоит отметить, что данный перечень практических вопросов является далеко не исчерпывающим, и на практике возникают все более сложные проблемы, которые в отсутствие прямого регулирования решаются судами по собственному субъективному убеждению, что, к сожалению, в целом, не всегда дает правильный вектор развития регулирования отношений на IT-рынке. В результате этого необходимо учитывать все нюансы и потенциальные риски при заключении договоров о распоряжении исключительными права на данный объект интеллектуальной деятельности.
[1] Арбитражное дело № А40-104641/17-15-945
[2] Арбитражное дело № А40-111104/2012
[3] Арбитражное дело № А40-11051/2012
[4] Арбитражное дело № А40-105969/2014
[5] Арбитражное дело № А46-13129/2016
[6] Арбитражное дело № А40-105969/2014
[7] Арбитражное дело № А46-13129/2016
[8] Арбитражное дело № А40-111104/2012
[9] Арбитражное дело № А40-45539/2013
[10] Арбитражное дело № А40-111606/2014
[11] Арбитражное дело № А40-209481/2016