Понятие «заинтересованное лицо» в делах о досрочном прекращении охраны товарного знака

10.09.2012

Источник: Журнал «Интеллектуальная собственность»

С 1 января 2008 г. введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации. В статью 1486 ГК РФ внесено новое понятие «заинтересованное лицо». Автором настоящей статьи предпринята попытка раскрытия этого понятия с учетом судебной практики и практики Патентного ведомства Российской Федерации.

С вступлением в силу 1 января 2008 г части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) условия предоставления правовой охраны товарным знакам претерпели некоторые изменения.

Однако, несмотря на прогрессивный характер внесенных в законодательство изменений, в ГК РФ остаются нерешенными проблемы их применения, возникающие в процессе правовой охраны товарных знаков (далее - ТЗ). Отсутствие детального регулирования некоторых наиболее сложных и спорных ситуаций создает условия для субъективного трактования закона как правоприменителями, так и участниками хозяйственных отношений, что негативно сказывается на стабильности и объективности практики применения соответствующих норм права о товарных знаках, а следовательно, и на стабильности гражданского оборота и экономических отношений в Российской Федерации в целом.

Таким образом, необходимость анализа положений законодательства, касающихся правовой охраны товарных знаков, впервые появившихся в части четвертой ГК РФ, а также практики рассмотрения судебных споров, основанных на указанных положениях, является очевидной.

Целью настоящей статьи является обсуждение одной из актуальных проблем, появившихся в связи с нововведениями в законодательстве, связанной с определением понятия «заинтересованное лицо» при рассмотрении Роспатентом заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием.

Для этого представляется целесообразным провести анализ сложившейся на сегодняшний день судебной практики и практики Роспатента в данной области с попыткой выработать единообразный подход к проблемным вопросам.

В пункте 1 статьи 1486 ГК РФ появилась важная новелла, касающаяся ограничения круга лиц, которые могут подавать в Палату по патентным спорам Роспатента (далее - ППС) заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака, только лицами, заинтересованными в таком прекращении.

Следует отметить, что в ранее действовавшем Законе о товарных знаках предусматривалось, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в случае, если товарный знак не используется, по заявлению любого лица, поданному в ППС.

Такое положение в ранее действовавшем законодательстве определяло различие подходов в рассмотрении споров по товарным знакам в административном порядке и в арбитражных судах, поскольку, в отличие от положений Закона о товарных знаках, п. 1 ст. 4 АПК РФ (а в делах, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов государственных органов, п. 1 ст. 198 АПК РФ) предусматривал, что обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов вправе только заинтересованное лицо.

Данная норма АПК РФ обусловлена необходимостью исключить обращение в арбитражный суд лиц, не обладающих правом на такую защиту, в частности, тех лиц, для которых правовая охрана оспариваемого товарного знака не создает препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и не нарушает их права и законные интересы.

Так, суды осуществляли проверку заинтересованности заявителей в подаче заявлений о прекращении правовой охраны товарного знака еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ, основываясь на положениях ст. 197 АПК РФ.

Вероятно, в виду того, что обращение в арбитражный суд за защитой любым лицом противоречит сути частного права, одним из признаков которого является то, что только оно и может защитить свое право или уполномочить другое лицо на защиту его прав, в п. 1 ст. 1486 ГК РФ было введено понятие заинтересованного лица, для ограничения круга лиц, которые могут подавать в ППС заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака. Однако в нормативно-правовых документах законодателем не были закреплены разъяснения такого понятия, т. е. на основании действующих норм права невозможно прямо установить, какое лицо следует признать заинтересованным в подаче заявления в ППС. Это обстоятельство привело к неоднозначному толкованию указанной нормы права, как в судебных, так и в административных спорах.

Роспатентом в пределах своей компетенции и на основании существующей на тот момент практики было разработано и опубликовано информационное письмо «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее - Информационное письмо), что способствовало преодолению разногласий в толковании понятия «заинтересованное лицо».

В частности, в Информационном письме поясняется, что установленный ст. 1486 ГК РФ принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

В этой связи заинтересованность в регистрации товарного знака не в целях его использования для индивидуализации товаров, работ и услуг, вводимых в гражданский оборот, не может считаться основанной на законе.

В указанном Информационном письме Роспатент впервые предпринял попытку определить понятие заинтересованного лица, уточнить, какие лица не могут являться заинтересованными, и дал разъяснения о том, при каких обстоятельствах лицо, подавшее заявление, не следует признавать заинтересованным.

В то же время поясняется, что вопрос о заинтересованности лица, подавшего заявление, в каждом конкретном случае должен решаться исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела.

Подходы, изложенные в Информационном письме, подтверждаются имеющейся на сегодняшний день судебной практикой.

Так, в пункте 5 Информационного письма, в частности, указано, что «к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг».

Такой позиции придерживался Арбитражный суд г. Москвы в деле по исковому заявлению компании «Ферреро С.п.А.» о признании незаконным решения Роспатента, которым досрочно прекращено действие правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 783985.

По данному делу суд признал лицо - ЗАО «Ландрин», подавшее в Роспатент заявление о прекращении действия правовой охраны товарного знака, заинтересованным в подаче такого заявления, поскольку на основании представленных в деле материалов было установлено, что ЗАО «Ландрин» является крупным производителем товаров и сырья для их изготовления, в отношении которых было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Таким образом, данное лицо имеет коммерческую заинтересованность в использовании в своем производстве товарных знаков, подобных оспариваемому (конфеты шарообразной формы), а следовательно, правовая охрана оспариваемого товарного знака может создать препятствия для осуществления предпринимательской деятельности, т. е. нарушить права и затронуть законные интересы ЗАО «Ландрин», в связи с чем данная компания является заинтересованной в прекращении правовой охраны товарного знака.

Также в пункте 5 Информационного письма Роспатента, сообщается, что к лицам, заинтересованным в подаче заявления, можно также отнести «правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств».

К похожему мнению пришел суд в споре по исковому заявлению ОАО «Концерн «Калина» о признании незаконным решения Роспатента, которым досрочно прекращена правовая охрана ТЗ «Limpopo» по свидетельству № 219094, установив заинтересованность лица (компания

УАБ «САНИФИНАС», Литва), подавшего заявление в ППС, в силу наличия у этого лица международной регистрации на сходный до степени смешения с оспариваемым товарный знак.

Положения пункта 5 Информационного письма содержат также мнение о наличии заинтересованности лица в подаче заявления в случае, если этому лицу принадлежит фирменное наименование, сходное или тождественное оспариваемому товарному знаку.

Суд поддержал такую позицию Роспатента в деле по заявлению ООО «Компания ФОРУМ» о признании незаконным решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ «Долина вин» по свидетельству № 230648, установив, что лицо (ООО «Долина»), подавшее в ППС заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, является заинтересованным, в частности на основании того, что сильный элемент спорного ТЗ тождественен обозначению в фирменном наименовании такого лица.

Однако наряду с совпадением позиций судов и Роспатента по основным вопросам, связанным с определением заинтересованности лица в подаче заявления о прекращении правовой охраны товарного знака, имеются и противоречия.

Так, пунктом 1 Информационного письма установлено, что «заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак», в частности физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и вступающее в правоотношения в этом качестве, и юридическое лицо как коммерческое, так и некоммерческое.

Однако на практике, тем не менее, имеют место ситуации, когда заинтересованным можно признать и физическое лицо. Например, судебное дело по заявлению «Кинотавр Видео» о признании незаконным решения Роспатента, в соответствии с которым правовая охрана ТЗ «ТРОФИМ» по свидетельству № 180203 досрочно прекращена полностью. Заявление в ППС о прекращении действия правовой охраны указанного товарного знака подал от своего имени знаменитый композитор и исполнитель Сергей Вячеславович Трофимов, известный российской публике под сценическим псевдонимом «Трофим». Роспатент удовлетворил требования музыканта в полном объеме, с чем не согласилось лицо («Кинотавр Видео»), являющееся правообладателем ТЗ «ТРОФИМ» и обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании незаконным решения Роспатента, в виду того что С.В. Трофимов не имел законных оснований для подачи в Роспатент заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака.

В результате рассмотрения дела суд оставил решение Роспатента в силе, указав при этом следующее.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ отношения, связанные с прекращением правовой охраны товарного знака, являются защитой интеллектуальных прав, осуществляемой в административном порядке Роспатентом.

Прекращение правовой охраны товарного знака в административном порядке в целях, кроме защиты интеллектуальных прав, законом не предусмотрено. А, следовательно, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и охраняемые законом интересы затрагиваются существующим исключительным правом на конкретный товарный знак.

Сергей Вячеславович Трофимов (сценический псевдоним - «Трофим») - известный композитор, поэт, музыкант, исполнитель своих песен.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1315 ГК РФ правом на имя является право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения.

Право на псевдоним «Трофим» у Трофимова С.В. возникло с 1994 года, с момента начала его творческой деятельности под данным псевдонимом.

В суд Трофимовым С.В. были представлены документы, подтверж­дающие то, что он использовал обозначение «ТРОФИМ» для индивиду­ализации товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также компакт-диск с песнями в его исполнении под указанным псевдонимом, что подтверждает его объективную заинтересованность в подаче заявления в палату по патентным спорам Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 180203».

Таким образом, позиция суда по данному спору согласуется с положением п. 5 Информационного письма Роспатента, согласно которому «к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг».

Однако в рассматриваемом деле лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, был признан не индивидуальный предприниматель, а физическое лицо, что расходится с позицией Роспатента, изложенной в п. 1 Информационного письма.

Подходы суда и Роспатента при отказе в признании лица заинтересованным в подаче заявления о прекращении правовой охраны товарного знака сформировались на сегодняшний день следующим образом.

В соответствии с положениями п. 2 Информационного письма Роспатента не являются заинтересованными лицами патентные поверенные, адвокаты и «юридические лица, оказывающие юридические услуги, действующие в интересах третьих лиц, но подающие заявления от своего имени».

Согласившись с мнением Роспатента, суд в делепо заявлению патентного поверенного о признании незаконным решения Роспатента, которым досрочно прекращена правовая охрана ТЗ «KONKA КОНКА» по свидетельству № 248533, указал, что деятельностью заявителя как патентного поверенного являются услуги, связанные с охраной и защитой прав на ОИС, а не производство товаров, т. е. у него отсутствует профессиональный интерес в использовании оспариваемого обозначения для индивидуализации товаров. Таким образом, заявление в ППС подано заявителем не в своих интересах, а в интересах иного лица - производителя (компании «КОНКА ГРУП КО., ЛТД»), хотя доказательств, подтверждающих его заинтересованность в таком обращении, суду не представлено.

При этом следует обратить внимание на замечание суда в решении по делу по заявлению ООО «Агентство ТИА ВИС» о признании незаконным решения Роспатента, которым досрочно прекращена правовая охрана ТЗ «Klampmann» по международной регистрации № 705428, о том, что непредставление заявителем доказательства его заинтересованности, по причине конфиденциальности такого документа, не дает основания для признания его лицом, заинтересованным в подаче заявления о прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку представление документов в Роспатент является правом, а не обязанностью сторон спора. При отсутствии каких- либо документов Роспатент выносит решение только на основании доказательств, имеющихся в деле.

В пункте 3 Информационного письма также указывается, что подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплата соответствующей пошлины являются одинаково обязательными для любого лица, поэтому два этих факта сами по себе не могут свидетельствовать о заинтересованности заявителя в подаче данного заявления.

Такая позиция Роспатента была поддержана судом в деле по заявлению юридической фирмы о признании незаконными действий, выразившихся в прекращении делопроизводства по заявлению о досрочном прекращении охраны ТЗ «UREPAN» по свидетельству № 31029, где суд в том числе отметил, что подача заявления о прекращении правовой охраны товарного знака и уплата соответствующей пошлины являются обязательными для любого лица (как заинтересованного, так и нет), в связи с этим подача заявления в ППС и уплата пошлины сами по себе не могут подтверждать заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака в том смысле, как того требует п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Также суд в данном деле не принял доводы заявителей о том, что в соответствии с пунктами 1.12 и 2.1 Правил ППС, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака подается любым лицом, поскольку в соответствии со ст. 4 Закона о введении в действие части четвертой ГК РФ указанные положения Правил ППС не подлежат применению, поскольку противоречат п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

В пункте 4 Информационного письма разъясняется, что «факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака... сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности».

Суд полностью согласился с указанным мнением Роспатента в решении по делу по исковому заявлению ООО «Зуйков и партнеры» о признании незаконным решения Роспатента, которым было прекращено делопроизводство в ППС о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ «АМАЗОНИЯ» по свидетельству № 280961. Суд, в частности, отметил, что сам по себе факт подачи лицом заявки на государственную регистрацию товарного знака с обозначением, сходным с обозначением по оспариваемому ТЗ, не может служить достаточным доказательством реальной заинтересованности такого лица в прекращении правовой охраны чужого товарного знака. Кроме того, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд признал, что заявка на регистрацию товарного знака, тождественного ТЗ «АМАЗОНИЯ» в отношении однородных товаров, подана лицом до обращения в ППС с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака только лишь с целью создания искусственной заинтересованности. То есть побудительным моментом подачи лицом заявки на регистрацию тождественного знака явилось не желание использовать его на товаре в своих интересах, а создание формальной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 280961.

При рассмотрении делапо заявлению ООО «Казачье» о признании незаконным решения Роспатента, которым прекращено делопроизводство в ППС о прекращении действия правовой охраны ТЗ «Стрижа- мент/Strigament» по свидетельству № 249971, суд вдобавок отметил, что ссылка заявителя на полученное им уведомление об отказе в регистрации товарного знака по поданной им заявке на регистрацию обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, также не может свидетельствовать о заинтересованности заявителя. Кроме того, факт оплаты заявителем услуг представителя также не может являться подтверждением заинтересованности в подаче заявления.

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящий момент судебная практика по рассматриваемому вопросу невелика, однако на основании приведенного материала уже можно наблюдать формирование некоторых направлений и даже единообразных подходов в определении судами понятия заинтересованного лица, которые, за исключением отдельных незначительных различий, полностью подтверждают положения, изложенные в Информационном письме Роспатента.

По мнению Роспатента, положения Информационного письма как нельзя лучше соответствуют интересам участников рынка интеллектуальной собственности и раскрывают сущность норм ГК РФ, касающихся понятия лица, заинтересованного в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, что и подтверждается имеющейся судебной практикой.

Следует также отметить, что Информационное письмо раскрывает немало проблемных вопросов, связанных с определением заинтересованного лица, которые на сегодняшний день еще не были затронуты судебной практикой, но квалифицированный подход к их разрешению уже необходим для объективного рассмотрения споров в ППС.

Таким образом, на сегодняшний день, в силу отсутствия официального правового толкования определения понятия «заинтересованное лицо» и при достаточно медленном формировании единообразной практики суда представляется целесообразным продолжение деятельности Роспатента по выработке методологических подходов в виде информационных писем или методических рекомендаций по рассмотрению споров об определении заинтересованности лица в подаче заявления о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2002 года. - СПС «КонсультантПлюс».

2. Информационное письмо Роспатента от 20 мая 2009 г. № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием». - СПС «КонсультантПлюс».

3. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». - СПС «Гарант»


Twitter Facebook Яндекс Livejournal

Возврат к списку